ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 декабря 2011 г. N ВАС-12436/11

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Медведевой А.М., Полубениной И.И. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК" и общества с ограниченной ответственностью "ПИК-Фарма" (заявители), г. Москва о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2010 по делу N А40-66999/10-26-563, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2011 по тому же делу,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК" (далее - общество "Консорциум-Пик") и общества с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА" (далее - общество "ПИК-Фарма") о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 24.03.2010 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку "КАРНИТОН" (свидетельство N 345444).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "Акцент" (далее - общество "Акцент"), закрытое акционерное общество "Аквион" (далее - общество "Аквион").

Суд

 

установил:

 

решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.06.2011 оставил без изменения судебные акты судов первой и апелляционной инстанций.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре данных судебных актов в порядке надзора заявитель просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в применении и толковании норм материального права, неприменение норм международного права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявители полагают, что регистрация в качестве товарного знака обозначения "КАРНИТОН" противоречит международным обязательствам Российской Федерации, поскольку данное обозначение ассоциируется с названием фармацевтической субстанции "карнитин", являющимся международным непатентованным наименованием. Наименование "карнитин" может использоваться в отношении лекарственного препарата, в состав которого входит эта субстанция с четко определенной химической формулой, но не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Регистрация товарного знака "КАРНИТОН" для широкого круга товаров может вводить потребителя в заблуждение относительно свойств препаратов и веществ, маркированных указанным товарным знаком.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "КАРНИТОН" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2008 (свидетельство N 345444) с приоритетом от 24.10.2006 на имя общества "Акцент" в отношении следующих товаров 3, 5 и 32 классов МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Названный товарный знак представляет собой словесное обозначение "КАРНИТОН", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Общество "Аквион" является обладателем неисключительной лицензии на использование данного товарного знака на основании договора, зарегистрированного Роспатентом 08.12.2009.

Общества "Консорциум-ПИК" и "ПИК-Фарма" 11.12.2009 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, сославшись на несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, согласно которым не допускалась регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Решением от 24.03.2010 Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака и оставил в силе правовую охрану товарного знака.

Данное решение мотивировано тем, что нарушений указанных требований при регистрации словесного обозначения "КАРНИТОН" допущено не было. При этом Роспатент сослался на то, что указанное обозначение носит фантазийный характер и фактически используется для маркировки биологически активной добавки к пище. По мнению Роспатента, отсутствие смыслового значения не позволяет его отнести к разряду обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, а также к иным обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Роспатент также отметил, что согласно действующему законодательству, сходство названного обозначения с международным непатентуемым наименованием не является основанием для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары.

Полагая, что решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства и публичным интересам, общества "Консорциум-ПИК" и "ПИК-Фарма" обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

Суды согласились с выводами Роспатента, изложенными в указанном решении, и отказали в удовлетворении заявленных требований.

Суды установили, что товарный знак "КАРНИТОН" используется ответчиками для маркировки зарегистрированной в установленном порядке биологически активной добавки к пище, на упаковке которой указано, что она состоит из L-карнитина тартрата и не является лекарственным средством. Наличие на упаковке такой информации и товарного знака позволило сделать вывод, что названное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

При этом суды отметили, что общество "Консорциум-ПИК", также как и общество "Акцент", является правообладателем ряда товарных знаков, образованных от международных непатентованных наименований "карнитин", "ацетилкарнитин", "левокарнитин" и зарегистрированных для товаров 5 класса МКТУ ("КАРНИТФИТ" - свидетельство N 280095, "КАРНИЦЕТИН" - свидетельство N 212016, "КАРНИЭЛЬ" - свидетельство N 375833). Препараты, маркированные указанными товарными знаками, являются биологически активными добавками к пище, в состав которых входит фармацевтическое вещество карнитин (левокарнитин).

Суды также признали, что действия правообладателя по регистрации и дальнейшему использования оспариваемого товарного знака не являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку не препятствуют использованию заявителями обозначений, образованных от международного непатентованного наименования "карнитин". Препарат "КАРНИТОН" реализуется в качестве биологически активной добавки на рынке отличном от рынка реализации лекарственных средств, что не приводит к его смешению с товарами заявителей.

Кроме того, суды пришли к выводу о том, что использование словесного обозначения "КАРНИТОН" при реализации препаратов, не относящихся к лекарственным средствам, не может быть признано нарушающим рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые касаются вопросов распространения лекарственных средств и присвоения им товарных наименований.

Вместе с тем, судами не учтено следующее.

На сорок шестом заседании Всемирной Ассамблеи Здравоохранения в мае 1993 года была принята резолюции WHA46/19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участники ВОЗ был возложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования международных непатентованных наименований, либо производных от них названий, в составе товарных знаков.

Международное непатентованное наименование - это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата, а не самого товара или его производителя.

Целью системы международных непатентованных наименований является обеспечение специалистов в области здравоохранения информацией об уникальных и универсальных названиях, позволяющих в любой стране мира идентифицировать в составе лекарственного препарата фармакологические вещества, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием (или формулой).

Названия, относящиеся к веществам одной фармакологической группы взаимосвязаны друг с другом "общими основами", на основании знания которых определяется их принадлежность к конкретной группе лекарственных средств, обладающих сходными фармакологическими свойствами.

Исходя из указанных обстоятельств, использование международных непатентованных наименований и их основ в товарных знаках может существенно затруднить выбор названий в группах веществ, представляет угрозу для безопасности пациентов.

Необходимость соблюдения государствами членами ВОЗ вышеуказанной резолюции была подтверждена Резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ ЕВ115.R4 от 19.01.2005, в статье 8 которой указано, что необходимо предотвращать приобретение исключительных прав на международные непатентованные наименования и запрещать регистрацию данных названий в качестве товарных знаков или торговых названий.

Во исполнение указанной резолюции Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 05.10.2005 были утверждены Методические рекомендации "Рациональный выбор названий лекарственных средств", Роспатентом издан приказ от 04.04.2008 N 45 "Об использовании базы данных международных непатентованных наименований", в которых изложены соответствующие положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Пунктом 3 названной статьи предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

С учетом указанных положений международное непатентованное наименование является общепринятым термином, названием фармакологического вещества, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, состоящее из международного непатентованного наименования или производного от него названия.

Товарный знак "КАРНИТОН" очевидно является производным от международного непатентованного наименования "карнитин" (левокарнитин, ацетилкарнитин) и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Принимая во внимание, что указанный товарный знак зарегистрирован для широкого круга товаров, в том числе фармацевтических препаратов, можно сделать вывод, что регистрация товарного знака "КАРНИТОН", сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием "карнитин", способна ввести потребителя в заблуждение относительно принадлежности соответствующего товара к лекарственным средствам.

Судам следовало учесть, что для целей регистрации товар "биологически активные добавки к пище" Роспатент признает однородным товарам "лекарственные средства" и "лекарственные препараты" (информационное письмо Роспатента от 05.11.2008 N 10/37-646/23 "О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков").

Кроме того, по результатам проведения экспертизы заявки на указанный товарный знак Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ФГУ ФИПС) также был сделан вывод, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Однако впоследствии регистрация была произведена.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, права и законные интересы неопределенного круга лиц и иные публичные интересы.

Исходя из изложенного, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

определила:

 

передать дело N А40-66999/10-26-563 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2010, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2011.

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 01.02.2012.

 

Председательствующий судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

А.М.МЕДВЕДЕВА

 

Судья

И.И.ПОЛУБЕНИНА