ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 сентября 2011 г. N ВАС-8817/11

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Т.Н. Нешатаевой, судей Д.И. Дедова, С.В. Сарбаша рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ул. Свердлова, 4, г. Пенза, 440026; ул. Калинина, д. 116А, г. Пенза; ул. Пархоменко, д. 6, г. Пенза; далее - общество) от 28.06.2011 N Б/Н и заявление общества с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" (ул. Кижеватова, 6-176, г. Пенза, 440023, адрес для корреспонденции: ул. Пархоменко, 6, г. Пенза, 440023; далее - ООО "Аптека Доктор") от 28.06.11 N Б/Н о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2010 по делу N А40-103027/10-12-654, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2011, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 по тому же делу по заявлению ООО "Аптека Доктор" к Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-5, г. Москва, 123995; далее - Роспатент) и к Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-5, г. Москва, 123995; далее - ФГУ ФИПС "Роспатент") об оспаривании решения Роспатента от 27.05.2010 N 2000721009/50(920867) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" по свидетельству N 386365.

Другие лица, участвующие в деле: общество с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (ул. Лермонтова, д. 3, г. Пенза, 4400026; далее - ООО Фирма "Биокор"),

Суд

 

установил:

 

Товарный знак "ВЕЧЕРНИЕ" по заявке N 2000721009/50 с приоритетом от 16.08.2000 (далее - товарный знак) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2002 за N 215283 на имя АЛЗТ "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" (в последующем (с 25.06.2009) закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР") в отношении товаров 05, 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 16.08.2010.

По договору от 11.08.2009 N РД0053542 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на упомянутый товарный знак ООО "Аптека Доктор".

Между обществом и ООО "Аптека Доктор" заключен лицензионный договор от 01.01.2010 об использовании товарного знака по свидетельству N 386365 (далее - лицензионный договор), зарегистрированный Роспатентом 16.03.2010 г.

ООО Фирма "Биокор" 03.02.2010 подало заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ: "фармацевтические препараты", "диетические средства для медицинских целей"в связи с его неиспользованием.

Данное заявление удовлетворено 25.07.2010.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам ФГУ ФИПС "Роспатент", состоявшемся 28.04.2010, ООО Фирма "Биокор" представило копии документов, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления только в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ, а именно "фармацевтические препараты: диетические вещества для медицинских целей". При этом объем притязаний по заявлению ограничен, а именно перечень товаров, в отношении которых товарный знак по свидетельству N 386365 не используется, ограничен позициями тех товаров, в отношении которых доказана заинтересованность.

Не согласившись с решением Роспатента, ООО "Аптека Доктор" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании его незаконным и оставлении в силе охраны товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.11.2010 в удовлетворении требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2011 суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в порядке надзора, общество просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и направить дело на новое рассмотрение.

Рассмотрев материалы дела, принятые по делу судебные акты и доводы заявителя, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ввиду следующего.

Товарный знак зарегистрирован 21.02.2002 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Седьмая редакция МКТУ, действовавшая на момент регистрации товарного знака, не относит биологически активные добавки (БАД) к какому-либо классу и не выделяет их как отдельный класс товаров.

Согласно общим замечаниям к МКТУ товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только общими указаниями на области, к которым в принципе относятся товары и услуги.

Седьмая редакция МКТУ ни в перечне классов с пояснениями, ни в алфавитном перечне не содержит такового товара как БАД.

При этом суды не учли практику ФГУ Роспатента по регистрации товарных знаков и положения информационного письма Роспатента от 05.11.2008, в соответствии с которым если обозначение заявлено в отношение товара биологически активные добавки к пище, предлагается относить его к 5-му классу МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Выводы судов о неиспользовании товарного знака основываются на том, что общество использовало товарный знак для маркировки биологически активных добавок (БАДов), которые не являются фармацевтическими препаратами или диетическими веществами для медицинских целей, представляют собой самостоятельный вид продукции и имеют свое назначение, что не позволяет отнести их к продукции, описанной в свидетельстве об охране товарного знака.

Судом кассационной инстанции установлено, что обществом представлены доказательства использования товарного знака при производстве БАДов под контролем ООО "Аптека Доктор", которое является правообладателем.

Кроме того, суды указали, что лицензионный договор не мог быть учтен в настоящем деле, поскольку, несмотря на то, что дата его заключения 01.01.2010 г., зарегистрирован он был лишь 16.03.2010 г.

Данный вывод противоречит сложившейся арбитражной практике по данной категории споров. В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.11.2010 N 7552/10 определено, что исходя из положений пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 425 ГК РФ в случае, если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (момент заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

При таких обстоятельствах суд признает наличие предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для передачи дела на рассмотрение Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для определения единообразного толкования и применения норм права.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-103027/10-12-654 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора определения Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2010 по делу N А40-103027/10-12-654, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2011, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 по тому же делу.

Направить копии настоящего определения, заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и прилагаемых к нему документов лицам, участвующим в деле.

Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзывы в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" и заявление общества с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного Суда города Москвы от 23.11.2010 N А40-103027/10-12-654, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.05.2011 года по тому же делу в срок до 20 октября 2011 года.

 

Председательствующий судья

Т.Н.НЕШАТАЕВА

 

Судья

Д.И.ДЕДОВ

 

Судья

С.В.САРБАШ