ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 марта 2010 г. N ВАС-985/10

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Маковской А.А., Поповой Г.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Финвест", г.Ярославль о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2009 по делу N А40-56945/08-5-500, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.12.2009 по тому же делу, принятых по иску ООО "Финвест" к ООО "Русский проект-технология" об обязании прекратить использование комбинированного товарного знака, содержащего словосочетание "Русский проект", зарегистрированного по свидетельству N 157819, и удаления означенного обозначения с материалов, сопровождающих оказание услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, а также с Интернет-сайта www.rp1990.ru, обязании опубликовать решение суда и взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Литвинский Эдуард Михайлович, ООО "Рекламное агентство "ГРИНВИЧ", ООО "Инторгтехника".

Суд

 

установил:

 

решением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2009 исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено, использовать обозначение "Русский проект" в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, он обязан удалить обозначение "Русский проект" с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг в указанной сфере, в том числе с документации, рекламных вывесок (включая вывески и печатные материалы, предназначенные для проведения выставки); взыскана компенсация в размере 200 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак. В остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.12.2009 вынесенные судебные акты оставлены без изменения.

В заявлении о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора, поступившим в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, истец просит отменить их, поскольку отказ в удовлетворении иска в части запрета ответчику использовать фирменное наименование со словосочетанием "РУССКИЙ ПРОЕКТ" в сфере, указанной в заявлении, противоречит пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что заявление о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что общество "Фининвест" на основании договора от 14.02.2008 N 3-14-02/08 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 31.03.2008, заключенного с прежним правообладателем ООО "Инторгтехника, является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "Русский проект. Для тех, кто работает" (свидетельство о регистрации N 157819) в отношении ряда работ и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Исковые требования о запрете ответчику использовать спорное обозначение мотивированы тем, что ответчик незаконно использует сходное до степени смешения с товарным знаком истца словесное обозначение "РУССКИЙ ПРОЕКТ" в своем фирменном наименовании и при оказании услуг 35, 37, 39, 42 класса МКТУ, относящихся к сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий торговли, общественного питания, временного проживания.

Факт оказания ответчиком указанных услуг сторонами в суде не оспаривался, однако ответчик настаивал на том, что при их оказании ответчик использует не товарный знак истца, а свое зарегистрированое фирменное наименование (регистрация ответчика уполномоченным государственным органом в качестве юридического лица осуществлена 07.02.2007).

Суд самостоятельно провел сравнительный анализ товарного знака по свидетельству истца и словесное обозначение "РУССКИЙ ПРОЕКТ", используемое ответчиком, в результате чего пришел к выводу о том, что они сходны до степени смешения, поскольку на основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункта 14.4.2.4 указанных Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения суд принял во внимание, что спорное словесное обозначение занимает доминирующее положение в товарном знаке.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Поскольку доказательств получения от правообладателя разрешения на использование товарного знака "РУССКИЙ ПРОЕКТ" ответчик суду не представил, и установив, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца осуществляется без согласия правообладателя, суд первой инстанции удовлетворил требования истца в части обязания ответчика запретить использование обозначение "РУССКИЙ ПРОЕКТ" в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания и обязал его удалить обозначение "Русский проект" с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг в указанной сфере, в том числе с документации, рекламы, вывесок (включая вывески и печатные материалы, предназначенные для проведения выставки).

При этом доводы ответчика о том, что при оказании им услуг в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания им используется его фирменное наименование, судом отклонены со ссылкой на статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой все действия, способные каким бы то на было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, подлежат запрету.

С учетом всех обстоятельств дела суд, руководствуясь статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, взыскал с нарушителя компенсацию за незаконное использование чужого товарного знака в размере 200 000 рублей.

ООО "Фининвест" сочло неправомерным решение суда об отказе в удовлетворении требования о запрещении ответчику использовать спорное обозначение в составе фирменного наименования ответчика, поэтому обратилось в суд апелляционной инстанции. Ответчик также обжаловал решение суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указал, что не подлежали удовлетворению требования о запрете использовать спорное обозначение в отношении всех видов деятельности ответчика, так как юридическое лицо имеет право использовать в своей деятельности свое фирменное наименование, определенное в соответствии с законом, которое с согласия прежнего правообладателя товарного знака включает спорное обозначение.

Суд отклонил довод истца о том, что после отчуждения исключительного права на товарный знак прежним правообладателем и приобретения его истцом действия ответчика по использованию сходного обозначения в фирменном наименовании должны быть признаны нарушением исключительного права, со ссылкой на то, что передача права не делает согласие прежнего правообладателя неправомерным.

В качестве дополнительного обоснования лишь частичного удовлетворения иска суд кассационной инстанции признал, что права истца не нарушены действиями ответчика, поскольку последний был зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием - ООО "Русский проект - Технология" 07.02.2007, в то время, как истец приобрел исключительные права на товарный знак 14.02.2008, на основании договора N 3-14-02/08 об отчуждении исключительного права.

Однако указанные ссылки суда апелляционной и кассационной инстанций свидетельствуют о неправильном применении статьи 1252 Гражданского кодекса РФ.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество средству индивидуализации возникшему ранее, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Поскольку исключительное право на товарный знак согласно свидетельству о его регистрации N 1578119 возникло 31.10.1997, право на фирменное наименование ответчика 07.02.2007, доказательств наличия лицензионного соглашения с правообладателм не представлено, тогда как возможность введения в заблуждение была установлена, у судов не было оснований для вывода о преимуществе фирменного наименования перед сходным товарным знаком и отказа в удовлетворении требований о частичном запрете на использование обозначения.

Требования о частичном запрете на использование спорного обозначения в отношении фирменного наименования означает запрет на его использование в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под этим фирменным наименованием и создается конкуренция с товарным знаком. Поскольку это означает невозможность вести конкретную деятельность под своим фирменным наименованием, ответчику следует отказаться от осуществления таких видов деятельности, либо изменить свое фирменное наименование.

Учитывая изложенное, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

определила:

 

передать дело Арбитражного суда города Москвы N А40-56945/08-5-500 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 07.05.2009, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.12.2009 по тому же делу.

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 19.04.2010 г.

 

Председательствующий судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

А.А.МАКОВСКАЯ

 

Судья

Г.Г.ПОПОВА