ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 9 октября 2009 г. N ВАС-10519/09

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Медведевой А.М., Поповой Г.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Машук" (ответчика) от 27.07.2009 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 по делу N А63-2002/2008-С5-8 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 по тому же делу, принятых по иску ОАО АПФ "Фанагория" и ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91" к ООО "Машук" о защите исключительного права на товарный знак "Лекарь".

Суд

 

установил:

 

открытое акционерное общество АПФ "Фанагория" (далее - истец, фирма) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Машук" (далее - общество, ответчик) об обязании прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", обязании ответчика опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации фирмы. Кроме того, фирма просила арбитражный суд понудить общество передать истцу в целях последующего уничтожения контрафактную продукцию, этикетки, упаковки, находящиеся на складах общества и в продаже у третьих лиц и взыскать с общества компенсацию в размере 5 000 000 рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91" (далее - предприятие) также обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском об обязании общества прекратить производство, продажу или введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", обязав ответчика опубликовать судебное решение в газете "Российская газета" в целях восстановления деловой репутации предприятия.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 22.04.2008 исковое заявление предприятия принято к производству и объединено с делом, возбужденным по заявлению фирмы для совместного рассмотрения.

Решением от 07.07.2008 Арбитражный суд Ставропольского края требования истцов удовлетворил частично.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 решение суда первой инстанции от 07.07.2008 изменено, в иске отказано полностью.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 постановление суда апелляционной инстанции отменено, решение оставлено в силе.

В заявлении о пересмотре решения от 07.07.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 в порядке надзора общество просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на допущенные нарушения единообразия в толковании и применении норм права о товарных знаках и государственную регистрацию на свое имя обозначения, использование которого запрещено судом, в качестве товарного знака.

Коллегия судей полагает, что заявление общества о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, предприятие на основании свидетельства от 06.09.1999 N 221503 является правообладателем зарегистрированного товарного знака "Лекарь" в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция). Фирма являлась обладателем исключительных прав на товарный знак на основании заключенного с предприятием сроком на 5 лет лицензионного договора от 03.11.2002 N 11-02, зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 21.01.2003 за N 29581.

С 2006 года общество использует обозначение "Горный лекарь", не зарегистрированное в порядке, установленном действующим законодательством в качестве товарного знака на алкогольной продукции (вино) на момент рассмотрения спора в судах первой и апелляционной инстанций.

Считая, что общество без разрешения правообладателей использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", что запрещено законом истцы, обратились в суд с настоящими требованиями.

Суд первой инстанции признал, что вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, не требует специальных познаний, в удовлетворении ходатайства о назначении по делу экспертизы отказал.

По мнению суда первой инстанции, обозначение "Горный лекарь", используемое на алкогольной продукции (вино) сходно до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", права на использование которого принадлежат истцам. Ввиду неправомерного использования обществом обозначения "Горный лекарь" суд обязал общество прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения "Горный лекарь" и передать фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящуюся на складах ответчика алкогольную продукцию "Горный лекарь", этикетки и упаковку с обозначением "Горный лекарь".

Поскольку общество размещало публикации рекламных статей о вине "Горный лекарь" в журналах "Спиртные напитки", суд понудил общество опубликовать решение суда от 07.07.2008 в печатном издании "Российская газета", указав при этом, что стороны имеют общий рынок сбыта и потребители вправе иметь информацию по настоящему спору.

Отказывая в удовлетворении требований о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции "Горный лекарь", этикеток и упаковки с обозначением "Горный лекарь", суд указал, что заявленные в этой части требования затрагивают права и интересы лиц, не привлеченных к участию в деле.

Уменьшая размер подлежащей взысканию компенсации до 100 000 рублей, суд исходил из требований разумности и справедливости, периода использования обозначения сходного до степени смешения, заблуждений ответчика относительно возможности использования указанного обозначения.

Судом апелляционной инстанции частично отменено решение суда первой инстанции со ссылкой на заключение эксперта, согласно которому совокупность отличительных признаков позволяет считать обозначение "Горный лекарь" самостоятельным обозначением, не ассоциирующимся с обозначением "Лекарь" в целом.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, указал на нарушение процессуальных норм при назначении экспертизы, необоснованное невключение вопросов фирмы в перечень вопросов, поставленных перед экспертом, и отклонение ее ходатайство о проведении экспертизы иным лицом. При этом суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о наличии между сравниваемыми обозначениями такого сходства, которое может вызвать у потребителей смешение относительно производителя товара. Суд указал, что в словесно-изобразительных знаках "Лекарь" и "Горный лекарь" слово лекарь является для потребителя преимущественным, главным в воспринимаемом при прочтении обозначения товара. Указанное слово несет максимальную нагрузку и имеет решающее значение для восприятия обозначения товара и общего впечатления при выборе продукции. Угроза смешения значительно возрастает, поскольку обозначения применяются в отношении однородных товаров - алкогольной продукции (вина). Данный вид товара имеет общих потребителей, рынок сбыта.

При таких обстоятельствах суд признал, что несанкционированное использование охраняемого товарного знака "Лекарь" как основного элемента в словосочетании, используемом обществом, является нарушением прав на товарный знак.

При рассмотрении спора суды правомерно к спорным правоотношениям применили нормы действующей с 01.01.2008 года четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако суды не учли, что на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции срок действия лицензионного договора, по которому фирме предоставлялось исключительное право на использование товарного знака "Лекарь", истек. Доказательств передачи права на новый срок суду не представлено. Между тем статьей 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены особенности защиты прав лицензиата, поэтому судам следовало учитывать, что защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 Кодекса, наряду с правообладателями, обладают лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

При таких обстоятельствах требования фирмы не подлежали удовлетворению.

Кроме того, суд кассационной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о сходстве двух обозначений, не дал оценки факту государственной регистрации используемого ответчиком обозначения "Горный лекарь" как товарного знака с приоритетом от 06.02.2008 в отношении вина, а также отсутствие каких-либо возражений предприятия - правообладателя товарного знака "Лекарь" против регистрации нового знака, направленных в Роспатент, несмотря на то, что общество при рассмотрении спора ссылалось на наличие заявки на регистрацию своего знака.

При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки, в качестве которых зарегистрированы сходные или тождественные обозначения, до признания в установленном статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя данного свидетельства по использованию обозначения не могли быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный с более ранней датой приоритета.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции не было оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 как нарушающее единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

определила:

 

передать дело N А63-2002/2008-С5-8 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009.

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 15 ноября 2009.

 

Председательствующий судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

А.М.МЕДВЕДЕВА

 

Судья

Г.Г.ПОПОВА