ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 6 февраля 2009 г. N 16063/08

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Дедова Д.И. и судей Моисеевой Е.М., Поповой Г.Г. рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Ландрин" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2008 по делу N А40-54452/07-27-496 с учетом определения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2008 о разъяснении решения, постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2008, от 06.05.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2008 по тому же делу.

Суд

 

установил:

 

компания "СОРЕМАРТЕК С.А." (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Ландрин" (далее - общество) и обществу с ограниченной ответственностью "Чакуба" (далее - общество "Чакуба") о запрете обществу использовать товарный знак, зарегистрированный по свидетельству N 798984 (далее - товарный знак) путем введения в гражданский оборот товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; запрете обществу использовать товарный знак при производстве и введении в оборот вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом "Landrin" ("Ландрин"), на которых использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; взыскании с общества компенсации в размере 5 000 000 рублей за нарушение прав на товарный знак; запрете обществу "Чакуба" использовать товарный знак путем продажи товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2008 иск удовлетворен частично: обществу запрещено использовать товарный знак путем введения в гражданский оборот товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; обществу запрещено использовать товарный знак при производстве и введении в оборот вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом "Landrin" ("Ландрин"), на которых использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; с общества в пользу компании взыскана компенсация в размере 500 000 руб.; обществу "Чакуба" запрещено использовать товарный знак путем продажи товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком; в остальной части иска отказано.

Определением от 31.03.2008 Арбитражный суд города Москвы разъяснил обществу содержание резолютивной части решения от 31.03.2008, указав, что запрет обществу использовать товарный знак при производстве и введении в оборот вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом "Landrin" ("Ландрин") касается конфет именно круглой (шарообразной) формы. Фраза "вафельные конфеты с кокосовой начинкой и миндальным орехом "Landrin" (Ландрин)" использована в качестве наименования товара.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2008 данное определение суда первой инстанции от 31.03.2008 оставлено без изменения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2008 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 01.09.2008 акты судов первой и апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов общество "Ландрин" просит их отменить как нарушающие единообразие в применении и толковании арбитражными судами положений законодательства о товарных знаках.

Изучив материалы дела, доводы заявителя и содержание оспариваемых судебных актов, суд пришел к выводу о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, компания является обладателем исключительных прав на товарный знак с приоритетом от 11.09.2002 в отношении товаров 30 класса МКТУ в отношении мучных и кондитерских изделий, продуктов из шоколада, мороженого в соответствии с положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891.

Товарный знак представляет собой реалистичное объемное изображение (фотографию) кондитерского изделия. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, с оттенками белого, розовом и бежевом цветах.

Общество производит и вводит в гражданский оборот, а общество "Чакуба" продает вафельную конфету с кокосовой начинкой и миндальным орехом "Landrin" ("Ландрин"). На упаковке конфет "Landrin" ("Ландрин") были изображены конфеты шарообразной формы белого цвета в обсыпке.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что изображение, размещенное на упаковке конфет "Landrin" ("Ландрин"), а также внешний вид самой конфеты являются сходными до степени смешения с товарным знаком компании по визуальным признакам и удовлетворил заявленные требования на основании положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшего в период рассматриваемых правоотношений, запретив обществу использовать товарный знак при производстве и введении в оборот конфет "Landrin" ("Ландрин") круглой (шарообразной) формы.

Суд выявил сходство до степени смешения изображения, размещенного на упаковке конфет "Landrin" ("Ландрин") и внешнего вида самой конфеты "Landrin" с товарным знаком компании на основании представленных доказательств, в том числе, результатов социологического опроса, проведенного Институтом социологии Российской Академии наук.

Опрос показал, что сходство до степени смешения выявлено также благодаря демонстрации респондентам другого товарного знака компании, зарегистрированного по свидетельству N 729178, который представляет собой реалистичное объемное изображение (фотографию) того же кондитерского изделия белого цвета, что изображено на свидетельстве о регистрации товарного знака N 798984, но в упаковке с надписью "Rafaello" ("Рафаэлло"). Конфеты под товарным знаком "Rafaello" вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации с 1995 года.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с позицией суда первой инстанции.

Между тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

В пункте 2 той же статьи Закона о товарных знаках предусмотрено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно свидетельству о регистрации товарного знака, объектом защиты является реалистичное объемное изображение (фотография) кондитерского изделия шарообразной формы белого цвета с неровной поверхностью (в обсыпке).

При принятии решения судом первой инстанции точно не определены охраняемые элементы товарного знака.

Однако, учитывая особенности товарного знака, от правильного описания его охраняемых элементов зависят объем и способы правовой защиты правообладателя и соответствующие ограничения по использованию товарного знака другими хозяйствующими субъектами.

При этом форма товара защищена товарным знаком в совокупности с другими внешними признаками, включая форму поверхности (неровная поверхность), цвет, размер и вид товара (конфета).

Между тем во всех обжалуемых судебных актах по делу описание обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, ограничивается указанием на конфету круглой или шарообразной формы. Данное описание ошибочно выделяет круглую (шарообразную) форму как единственный и самостоятельный охраняемый элемент товарного знака.

Кроме этого, запрет использовать товарный знак согласно решению суда касается не только конфет, но и любых других товаров, относящихся к 30 классу МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Однако, учитывая, что нарушение ответчиками прав на товарный знак компании обусловлено введением в гражданский оборот именно конфет, а сходство до степени смешения изображения на упаковке конфет "Landrin" ("Ландрин") и товарного знака компании установлено в связи с длительным использованием конфет "Rafaello" ("Рафаэлло"), запрету по данному делу не подлежат иные товары, относящиеся к 30 классу МКТУ, включая мучные изделия, мороженое, а также конфеты с оттенками белого, розового, бежевого цветов или конфеты, имеющие иную форму кроме шарообразной или какие-либо отличительные особенности поверхности.

Неточности, допущенными судами при описании охраняемых элементов товарного знака приводят к несоразмерному ограничению деятельности общества и любых других хозяйствующих субъектов по производству и введению в оборот конфет, имеющих круглую или шарообразную форму.

Кроме того, вопрос о неохраноспособности спорного изображения как товарного знака ставился обществом перед судом при рассмотрении спора о нарушении исключительного права, но не был учтен судом, хотя письмом от 13.12.2007 общество обратилось в федеральное государственное учреждение "Палата по патентным спорам" (далее - Палата по патентным спорам) с возражениями против предоставления правовой охраны международной регистрации товарного знака. В связи с этим обществом было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с указанным возражением. Однако, Арбитражный суд города Москвы определением от 18.12.2007 отказал обществу в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу как несоответствующего статье 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между тем, решением Палаты по патентным спорам, утвержденным 17.10.2008 руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), возражения общества удовлетворены частично: правовая охрана международной регистрации товарного знака сохранена только в отношении кондитерских изделий и продуктов из шоколада из перечня товаров, относящихся к 30 классу МКТУ.

При рассмотрении возражений общества Палата по патентным спорам пришла, в частности, к выводу о том, что обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товарного знака, приобрело различительную способность в силу сочетания формы, цвета и оформления.

При этом общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 17.10.2008. На основании заявления судом возбуждено производство по делу N А40-3631/09-93-28. Решение Роспатента от 17.10.2008 и решение по делу N А40-3631/09-93-28 могут иметь значение для правильного разрешения спора по настоящему делу.

Учитывая изложенное, в силу статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора.

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

 

определил:

 

1. Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-54452/07-27-496 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2008 с учетом определения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2008 о разъяснении решения суда, постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2008, от 06.05.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2008 по тому же делу.

2. Направить копии определения, заявления и прилагаемых к нему документов лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отзывы на заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора до 10 марта 2009 г.

 

Председательствующий судья

Д.И.ДЕДОВ

 

Судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

Г.Г.ПОПОВА