ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 28 января 2008 г. N 16747/07

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Осиповой Н.В., Сейнароева Б.М. рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью "Джина" (г. Киров) о пересмотре в порядке надзора постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 31.05.2007 по делу Арбитражного суда Кировской области N А28-6995/2006-360/17 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.09.2007 по тому же делу.

Суд

 

установил:

 

общество с ограниченной ответственностью "Джина" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировский хладокомбинат" (далее - торговый дом) о запрете продавать мороженое, маркированное словесным обозначением "Мальвина", сходным до степени смешения с товарным знаком истца, и взыскать с ответчика за нарушение исключительного права на товарный знак 300000 рублей компенсации.

Решением от 12.03.2007 исковые требования удовлетворены, компенсация за допущенные нарушения взыскана в размере 70000 рублей.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.05.2007 решение отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.09.2007 указанное постановление оставлено без изменений.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное толкование и применение судами статей 2, 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Согласно свидетельству от 06.04.2006 N 304323 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) на имя общества с приоритетом от 13.04.2004 зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным обозначением "Мальвина", изображением цветка (розы), а также указанием на правообладателя (ООО "Джина") в отношении товаров 30 класса МКТУ (йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое). При этом подчеркнуто, что все слова, буквы, цифры, кроме "Мальвина", "Джина", являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Между тем торговый дом распространяет выпускаемое хладокомбинатом мороженое, маркированное обозначением "Мальвина". Считая такое использование товарного знака без разрешения правообладателя самостоятельным видом нарушения исключительного права, общество обратилось в арбитражный суд с требованием о прекращении нарушения и взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака.

Возражая против исковых требований, торговый дом не отрицал факт использования на упаковке продаваемого им мороженого слова "Мальвина", но считал, что такое использование не нарушает прав общества, поскольку между обозначениями истца и ответчика нет сходства до степени смешения.

Суд первой инстанции установил, что словесное обозначение "Мальвина" является охраняемым элементом товарного знака. Несмотря на различие изобразительного оформления и шрифтового написания этого обозначения на товарном знаке истца и на этикетках ответчика, по мнению суда, обозначение, которым маркировано мороженое, сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

На основании пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках суд первой инстанции признал действия торгового дома нарушением исключительного права общества на товарный знак.

По усмотрению суда выплата компенсации за незаконное использование товарного знака определена в размере 70000 рублей. На ответчика отнесены также расходы истца на оплату услуг представителя в размере 50000 рублей.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения между элементом товарного знака общества и обозначением, используемым на этикетках реализуемого торговым домом мороженого, поскольку установил большое количество различий не только в написании словесного обозначения "Мальвина", но и в остальных элементах товарного знака и упаковки для мороженого. Поэтому суд не нашел оснований для привлечения торгового дома к ответственности за незаконное использование товарного знака, установленной статьей 46 Закона о товарных знаках.

Суд кассационной инстанции согласился с этими выводами.

Между тем указанные выводы не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также свидетельствуют о неправильном толковании и применении судами статей 4 и 46 Закона о товарных знаках.

Как определено статьей 3 Закона, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Вывод суда первой инстанции о наличии у общества права на комбинированный товарный знак с изобразительным элементом в виде розы, с охраняемыми словесными элементами "Мальвина", а также "Джина", помещенными в круг, в отношении мороженого подтверждается свидетельством N 304323.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются на территории Российской Федерации.

Судами установлено, и это не оспаривается участниками спора, что на упаковке реализуемой ответчиком произведенной продукции помещено обозначение, не тождественное комбинированному товарному знаку общества.

Также никем не оспаривается факт использования охраняемого элемента зарегистрированного знака: слова "Мальвина". Однако суд апелляционной инстанции сослался на то, что различное графическое исполнение слова "Мальвина" и дополнительные изобразительные элементы на упаковке товара, не позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых объектов до степени смешения.

Суд неправомерно предметом сравнения с охраняемым элементом знака сделал всю упаковку, поскольку общество не требовало запретить ответчику использование на упаковке мороженого каких-либо изобразительных элементов (девочки, цветка).

Суд не учел, что в словесно-изобразительных знаках (таком как у общества) слово ("Мальвина"), как простейшая форма обозначения, обладает для потребителя преимуществом, воспринимается им как основная часть, потому что именно с ним связывается конкретное наименование товара (мороженого), позволяющего отличить его от другого. Словесная составляющая ("Мальвина") товарного знака истца по звуковому впечатлению и смысловому содержанию очевидно сходна с обозначением ответчика, и это сходство имеет решающее значение для общего впечатления, которое создается при сравнении товарного знака и использованного ответчиком обозначения.

Поэтому, несмотря на отдельные визуальные (графические) отличия охраняемого элемента товарного знака "Мальвина" с обозначением "Мальвина" на упаковке реализуемого товара, одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, поэтому вывод о их сходстве до степени смешения обоснован.

Кроме того, угроза смешения значительно возрастает, поскольку товарный знак зарегистрирован на товары 30 класса МКТУ (в том числе мороженое), и спорное обозначение фактически применяется в отношении того же товара.

Несанкционированное использование охраняемого словесного элемента комбинированного товарного знака, то есть охраняемой части товарного знака, является нарушением прав на товарный знак.

При таких обстоятельствах у судов не было оснований для отмены решения суда первой инстанции о запрещении торговому дому реализации мороженого с обозначением "Мальвина".

Между тем решение суда первой инстанции в части определения размера компенсации за допущенное нарушение исключительного права общества на товарный знак не соответствовало требованиям статьи 46 Закона о товарных знаках. Истец требовал выплатить ему компенсацию в размере 300000 рублей, что эквивалентно тремстам минимальным размерам оплаты труда, установленных федеральным законом. Однако пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках предусмотрено, что правообладатель может требовать выплаты компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (то есть, от 100000 рублей до 5000000 рублей).

Суд первой инстанции, сославшись лишь на право суда определить размер компенсации, без какого-либо обоснования своей позиции, взыскал компенсацию в размере 70000 рублей, то есть размере ниже минимального, установленного законом, и ниже заявленного истцом.

Решение в этой части также подлежит отмене с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение для определения размера подлежащей выплате денежной компенсации, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, и с учетом требований разумности и справедливости и норм IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008.

Решение суда первой инстанции в указанной выше части, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для пересмотра их в порядке надзора.

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

 

определил:

 

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело Арбитражного суда Кировской области N А28-6995/2006-360/17 для пересмотра в порядке надзора решения суда первой инстанции от 12.03.2007, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 31.05.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.09.2007 по тому же делу.

Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 29 февраля 2008 года.

 

Председательствующий судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

Н.В.ОСИПОВА

 

Судья

Б.М.СЕЙНАРОЕВ