ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2007 г. N 7511/07

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявление индивидуального предпринимателя Яна Топола о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2006 по делу N А40-51290/06-93-358 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.03.2007 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - индивидуального предпринимателя Яна Топола (истца) - Осокин А.А., Смирнов А.Б.;

от общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" (ответчика) - Виноградова М.Н., Дремов О.В.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (третьего лица) - Лоцман Н.И., Мамедова Я.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Индивидуальный предприниматель Ян Топол (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" (далее - общество) о признании недействительным (ничтожным) дополнительного соглашения от 17.09.2002 к лицензионному договору от 16.09.2002, заключенному предпринимателем и обществом.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2006 в удовлетворении искового требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2006 решение отменено, иск удовлетворен.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 20.03.2007 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных решения суда первой и постановления суда кассационной инстанций в порядке надзора предприниматель просит их отменить, ссылаясь на неправильное толкование и применение судами статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), и оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции.

В отзыве на заявление общество просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Роспатент, поддерживая мнение заявителя, указывает, что не нарушал законодательство при регистрации договора.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей лиц, участвующих в деле, Президиум считает, что все указанные судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Между предпринимателем и обществом 16.09.2002 подписан лицензионный договор, по условиям которого лицензиар (предприниматель) предоставил лицензиату (обществу) неисключительную лицензию на патент N 2162062 "Способ очистки сточных вод и установка для осуществления способа" на территории России.

В соответствии с пунктом 5.1 договора лицензионный сбор устанавливается сторонами по взаимному соглашению и определяется в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписанному в тот же день.

Однако 17.09.2002 стороны подписали еще одно дополнительное соглашение к лицензионному договору, которым был изменен размер лицензионного сбора за использование неисключительной лицензии.

Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте 16.01.2003 (N 15882/03), при этом текст соглашения, определяющего лицензионные платежи, на регистрацию не представлялся.

Обращаясь в суд с требованием о признании недействительным дополнительного соглашения от 17.09.2002, истец ссылался на отсутствие его регистрации в Роспатенте, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Патентного закона и пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет ничтожность данного дополнительного соглашения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку установил, что 25 января 2006 года Роспатент зарегистрировал дополнительное соглашение от 17.09.2002. Кроме того, на момент регистрации лицензионного договора оспариваемое дополнительное соглашение было подписано и, по мнению суда, оно не требовало государственной регистрации в самостоятельном порядке, поскольку изменение размера лицензионных платежей не влечет изменений существенных условий лицензионного договора.

Суд апелляционной инстанции, не согласившись с этими выводами, отменил решение со ссылкой на положения пункта 5 статьи 13 Патентного закона и пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд указал также, что, хотя дополнительное соглашение от 17.09.2002 было зарегистрировано в Роспатенте 25.01.2006 (N РД 0005978), однако решением Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2006 по другому делу (N А40-51289/06-67-300) действия Роспатента по регистрации дополнительного соглашения признаны незаконными, и Роспатент обязан исключить из государственного реестра упомянутую запись.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение суда первой инстанции, сослался на следующее: дополнительное соглашение от 17.09.2002 не подлежало государственной регистрации в самостоятельном порядке как изменение лицензионного договора, поскольку оно на момент регистрации договора являлось его частью.

По мнению суда, непредставление в Роспатент при регистрации лицензионного договора дополнительного соглашения к нему не свидетельствует о ничтожности последнего, так как Роспатент при регистрации лицензионного договора пришел к выводу о согласованности сторонами предмета договора, других существенных условий.

Сделанные судами первой и кассационной инстанций выводы свидетельствуют о неправильном толковании и применении статьи 13 Патентного закона, а также статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретения, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В силу пункта 5 статьи 13 Патентного закона лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Соглашение о размере лицензионных платежей также подлежит обязательной регистрации, поскольку является частью договора и определяет встречное обязательство лицензиата при использовании патента. Отсутствие регистрации влечет последствия, установленные пунктом 5 статьи 13 Патентного закона.

Ссылка на то, что Роспатент не регистрирует такие изменения, неправомерна.

Согласно статье 2 Патентного закона Роспатент как федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе издавать в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты о применении Патентного закона.

В силу пункта 8 Правил о регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения полезной модели, промышленного образца (далее - Правила о регистрации), утвержденных Роспатентом 26.04.1995, действовавших на момент регистрации договора от 16.09.2002, подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора в отношении определения сторон, предмета договора, срока действия, территории действия, объема передаваемых прав.

Суд апелляционной инстанции правомерно указал, что данные положения Правил о регистрации содержат неисчерпывающий перечень и не исключают возможности и обязанности регистрации изменений и дополнений к лицензионному договору. Суд обоснованно исходил из решения Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2006 по делу N А40-51289/06-67-300, вступившего в законную силу, которым действия Роспатента по регистрации дополнительного соглашения признаны незаконными.

В соответствии частью 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

Кроме того, согласно части 8 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации со дня принятия решения арбитражного суда по такому делу решение Роспатента о регистрации как ненормативный правовой акт не подлежит применению, поэтому у судов первой и кассационной инстанций не было оснований считать, что дополнительное соглашение зарегистрированным и действительным.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции неправильно определил правовую природу соглашения от 17.09.2007, не дав оценки следующему обстоятельству: на момент передачи лицензионного договора на регистрацию в Роспатент соглашение от 17.09.2002 о размере лицензионных платежей было подписано сторонами. Суд же не выяснил последствий его подписания для первоначального соглашения от 16.09.2002, не принял во внимание, что на момент регистрации имелся только один договор в редакции от 17.09.2002, который в согласованной редакции не был зарегистрирован.

Делая вывод об отсутствии необходимости представления для регистрации текста согласованного условия о размере вознаграждения, суды не учли волю сторон на заключение возмездного договора (пункт 5.1).

При таких обстоятельствах указанные судебные акты на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене. Дело следует направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции для выяснения указанных обстоятельств.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

постановил:

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2006 по делу N А40-51290/06-93-358, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2006 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.03.2007 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

 

Председательствующий

А.А.ИВАНОВ