||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 ноября 2007 г. N 8905/07

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи И.И. Полубениной и судей А.М. Медведевой, Н.В. Осиповой, рассмотрел в судебном заседании заявление ОАО "Катализатор" о пересмотре в порядке надзора постановления апелляционной инстанции от 05.02.2007 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-11847/05-24 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.05.2007 по тому же делу.

Суд

 

установил:

 

ОАО "Катализатор" обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ОАО "Алтайская краевая расчетная палата" о запрете изготовления, применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21 по патенту N 2148430 и аналогичных, созданных на основе "Кислородосодержащего соединения алюминия", защищенного патентом N 2148017.

До принятия судебного акта истец уточнил требования и просил суд признать незаконным введение ОАО "Алтайская краевая расчетная палата" в гражданский оборот "Кислородосодержащего соединения алюминия", права на который ОАО "Катализатор" защищены патентом N 2148017 и запретить ответчику изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажу, иного введение в гражданский оборот или хранение для этих целей "Кислородосодержащего соединения алюминия", права на который ОАО "Катализатор" защищены патентом N 2148017 без заключения в соответствии со статьей 13 Патентного закона Российской Федерации лицензионного договора с истцом.

Позднее истец вновь уточнил свои исковые требования и просил суд признать незаконным введение ОАО "Алтайская краевая расчетная палата" в гражданский оборот "Кислородосодержащего соединения алюминия", права на который ОАО "Катализатор" защищены патентом N 2148017, а также катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовляемого ответчиком по патенту N 2148430 без заключения лицензионных договоров с ОАО "Катализатор", запретить ответчику изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовляемого ответчиком по патенту N 2148430, без заключения в соответствии со статьей 13 Патентного закона Российской Федерации лицензионного договора с истцом.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания".

Решением от 15.11.2006 суд первой инстанции признал незаконным введение ответчиком в гражданский оборот "Кислородосодержащего соединения алюминия", права на который ОАО "Катализатор" защищены патентом N 2148017, а также катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовляемого ответчиком по патенту N 2148430 без заключения лицензионного договора с ОАО "Катализатор". Ответчику запрещено изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого ответчиком по патенту N 2148430 без заключения лицензионного договора с ОАО "Катализатор" (с учетом уточнения).

Постановлением суда апелляционной инстанции от 05.02.2007 решение суда отменено, в иске отказано.

Постановлением кассационной инстанции от 22.05.2007 постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций, ОАО "Катализатор" просит отменить оспариваемые судебные акты, ссылаясь на неправильное толкование и применение указанными судами норм права.

Данное заявление принято к производству. Рассмотрев заявление ОАО "Катализатор", изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ОАО "Катализатор" является патентообладателем на изобретение "Кислородосодержащее соединение алюминия и способ его получения" по патенту N 2148017 с приоритетом от 28.09.1999.

ЗАО "Холдинговая катализаторная компания" является обладателем исключительного права на изобретение "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его получения" по патенту N 2148430 с приоритетом от 28.09.1999 на основании договора об уступке патента на изобретение, регистрация которого произведена 05.11.2002 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) за N 15459.

Между ЗАО "Холдинговая катализаторная компания" (лицензиар) и ОАО "Алтайская краевая расчетная палата" (лицензиат) заключен лицензионный договор, согласно которому лицензиар передает за вознаграждение лицензиату неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом N 2148430, ноу-хау и знания для выпуска продукции (катализатора для дегидрирования углеводородов) (пункт 2.1 договора). Регистрация лицензионного договора произведена 23.11.2004 Роспатентом за N 20483.

Полагая, что ответчик своими действиями нарушает исключительное право на изобретение по патенту N 2148017, ОАО "Катализатор" обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями.

Ответчиком было заявлено ходатайство о проведении судебно-патентной экспертизы.

Определением от 01.12.2005 судом первой инстанции назначена судебно-патентная экспертиза с поручением ее проведения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте".

На истца возложена обязанность внести на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края 15000 руб., подлежащих выплате экспертам.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.04.2006, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 11.07.2006, определение от 01.12.2005 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд первой инстанции не выяснил имеющиеся у сторон вопросы перед экспертами, не указал мотивы, по которым он пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, необоснованно возложил на истца обязанности по внесению на депозит суда денежных средств, подлежащих выплате экспертам, при том, что ходатайство о проведении экспертизы было заявлено ответчиком.

При новом рассмотрении указанного вопроса ответчик поддержал свое ходатайство о назначении судебно-патентной экспертизы, а истец возражал против его удовлетворения.

Суд первой инстанции протокольным определением от 08.11.2006 отказал ответчику в удовлетворении названного ходатайства, мотивировав свой отказ тем, что в деле имеется достаточно доказательств для вынесения судебного решения.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции указал на следующее. Спорный продукт (катализатор дегидрирования АОК 73-21), вводимый в оборот ответчиком, попадает под действие патента N 2148017, поскольку содержит все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, охраняемого данным патентом, вследствие этого имеется зависимость изобретения по патенту N 2148430 от изобретения по патенту N 2148017.

Кроме того, основываясь на решении от 30.01.2006 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-16490/05-37/440, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 25.04.2006, которыми, во-первых, признан частично недействительным патент на изобретение N 2148430 в части перечня патентообладателей, и, во-вторых, признан вторым патентообладателем на указанное изобретение истец с 28.09.99 (с момента подачи заявки), суд первой инстанции признал лицензионный договор, заключенный между третьим лицом и ответчиком, противоречащим статьям 10, 13 Патентного закона Российской Федерации.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, суды апелляционной и кассационной инстанций сослались на то, что выяснение зависимости изобретения по патенту N 2148430 от изобретения по патенту N 2148017 является согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросом, требующим специальных познаний, однако, истец отказался от проведения судебно-патентной экспертизы. Таким образом, суд признал требования истца недоказанными.

Суд апелляционной инстанции также не согласился с судом первой инстанции, который в качестве другого основания нарушения ответчиком исключительного права истца указал на несанкционированное использование ответчиком изобретения по патенту N 2148430 без заключения лицензионного договора с истцом, признанным решением Арбитражного суда Новосибирской области от 31.01.2006 вторым патентообладателем по данному патенту, поскольку истец с такими требованиями по рассматриваемому делу не обращался, в первоначальном исковом заявлении и уточнениях к нему не содержатся обоснование исковых требований на обстоятельствах признания истца вторым патентообладателем по патенту N 2148430.

Между тем, отдельные выводы судов не основаны на законе.

В частности, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации в случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использованными.

Согласно абзацу первому пункта 4 данной статьи Патентного закона Российской Федерации в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей, если изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента.

Таким образом, закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели.

В силу пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

Судами установлен факт производства ответчиком спорного продукта (катализатора дегидрирования АОК 73-21).

Разрешение спора по настоящему делу невозможно без разъяснения двух вопросов: во-первых, является ли изобретение по патенту N 2148430 зависимым от изобретения по патенту N 2148017; во-вторых, содержит ли спорный продукт, выпускаемый ответчиком, все признаки изобретения по патенту N 2148017, приведенные в независимом пункте его формулы.

Разъяснение названных вопросов требует специальных познаний, которыми суд не может обладать.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 66 от 20.12.2006 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" к исключительной компетенции суда относятся вопросы права и правовых последствий оценки доказательств.

Между тем разрешение вышеперечисленных вопросов не принадлежит к числу вопросов права и правовых последствий оценки доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Исходя из смысла части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в системной взаимосвязи с пунктом 1 статьи 4 и абзацем третьим пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации в случае необходимости разъяснения таких вопросов как выяснение зависимости одного запатентованного изобретения от другого запатентованного изобретения и установление наличия в содержании выпускаемого ответчиком спорного продукта всех признаков независимого пункта формулы запатентованного изобретения, исключительное право на которое принадлежит истцу, суд обязан назначить судебно-патентную экспертизу даже в том случае, если отсутствует ходатайство или согласие участвующих в деле лиц, поскольку указанная экспертиза подлежит назначению в силу закона, она позволит разъяснить возникшие у суда вопросы.

Однако после отмены определения от 01.12.2005 суд первой инстанции не назначил судебно-патентную экспертизу.

При таких обстоятельствах дело Арбитражного суда Алтайского края N А03-11847/05-24 подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 15.11.2006, постановления апелляционной инстанции от 05.02.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.05.2007 по тому же делу.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

 

определил:

 

1. Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело Арбитражного суда Алтайского края N А03-11847/05-24 для пересмотра в порядке надзора о пересмотре в порядке надзора решения от 15.11.2006, постановления апелляционной инстанции от 05.02.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.05.2007 по тому же делу.

2. Направить копии определения, заявления и прилагаемых к нему документов лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора в срок до 15.01.2008.

 

Председательствующий судья

И.И.ПОЛУБЕНИНА

 

Судья

А.М.МЕДВЕДЕВА

 

Судья

Н.В.ОСИПОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"